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马来西亚商标律师:侵权、注册与执法

如果您正在寻找马来西亚的商标律师,您很可能正面临两种紧急问题之一:有人正在使用与您相同或易混淆的商标,或者您被指控商标侵权而需要抗辩。这两种情况都需要专业的法律意见,且在许多情况下需要迅速的法院行动。

在NZSK,我们位于吉隆坡和雪兰莪的商标律师就商标注册、商标侵权诉讼、假冒(passing off)申索、商标异议及无效程序,以及紧急执法申请提供意见。我们在吉隆坡满家乐及雪兰莪蒲种设有办事处,代表马来西亚企业、外国品牌所有人、中小企业及个人创业者。

Why Choose Us?

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马来西亚的商标法:2019年商标法令

马来西亚的商标保护受2019年商标法令规管,该法令取代了1976年商标法令。2019年法令对马来西亚商标法作出重大修改,包括采用尼斯分类体系、允许注册声音商标及集体商标,以及加强侵权救济。商标在马来西亚知识产权局(MyIPO)注册。

在马来西亚注册的商标赋予所有人就注册商品及服务独占使用该商标的权利,以及对任何未经授权使用与注册商标相同或易混淆标志的人采取法律行动的权利。

马来西亚的商标侵权

根据2019年商标法令,当一个人未经商标所有人同意,在贸易过程中就相同或类似的商品或服务使用与注册商标相同或易混淆的标志,即构成商标侵权。如果注册商标在马来西亚享有声誉,且该使用不正当地利用或损害了注册商标的显著性或声誉,法院也可能认定在不类似的商品或服务上的使用构成侵权。

我们在马来西亚处理的常见商标侵权形式包括:

  • 假冒商品:未经授权制造、进口及销售带有注册商标仿制品的商品,是最常见且经济损害最大的侵权形式
  • 品牌名称抄袭:竞争者采用与知名品牌易混淆的名称、标志或外观,以利用其声誉
  • 网络侵权:在域名、社交媒体账号、电商产品页及网络广告中使用注册商标,包括使用竞争者商标的关键词广告
  • 平行进口与灰色市场商品:未经马来西亚商标所有人或授权分销商同意进口带有注册商标的正品
  • 未经授权的许可:声称依据实际上不存在或已终止的许可销售商品

马来西亚的假冒诉讼:保护未注册商标

并非所有商标都已注册,即使商标未在MyIPO注册,所有人仍可依据普通法上的假冒(passing off)侵权享有权利。假冒诉讼保护企业的商誉免受竞争者造成或可能造成损害的虚假陈述。

要在马来西亚的假冒申索中胜诉,原告必须证明三项要素(源自Reckitt & Colman v Borden案的经典三要素):商誉,即该商标已在马来西亚获得声誉及商业商誉;虚假陈述,即被告作出了(无论是否故意)使消费者相信被告的商品或服务是原告的虚假陈述;损害,即原告的商誉已受到或可能受到损害。对于已建立显著品牌认知但尚未注册商标的企业,以及侵权行为在技术上不属于注册商标范围的情况,假冒诉讼是一项有用的救济。

马来西亚的商标注册

在MyIPO注册商标是在马来西亚保护品牌最有效的方式。注册商标赋予您法定的独占权,提供所有权的公开记录,产生有效性推定,并显著加强您在任何执法行动中的地位。

我们就申请前的商标检索(识别与现有注册的潜在冲突)及最有效的申请策略提供意见,包括适当的商品及服务类别、商标的说明,以及以文字商标、图形商标还是组合商标申请。我们也就通过《马德里议定书》进行国际商标注册提供意见,该议定书允许马来西亚申请人通过单一申请在多个国家寻求商标保护。

商标异议与无效

当新的商标申请已在商标公报上公布,而您认为其与您的现有权利冲突时,您有权在注册获批前对该申请提出异议。商标异议须在公布后的规定期限内向MyIPO商标注册官提出。

当商标已经注册,但您认为其本不应获准注册(因其与您的在先权利冲突、以欺诈手段取得,或不符合可注册性要求)时,您可以申请宣告该注册无效。我们就异议及无效程序,以及在更广泛的品牌保护背景下策略性运用这些工具提供意见。

Frequently Asked Questions

商标侵权是仅注册商标所有人依据2019年商标法令可提出的法定申索。假冒诉讼是普通法申索,无论商标是否注册均可提出,但须证明商誉、虚假陈述及损害。在许多侵权案件中,两项申索同时提出:就注册商标主张侵权,并以假冒作为替代或针对注册范围之外的行为。
马来西亚一宗简单的商标申请从提交到注册通常需时12至18个月,前提是注册官未提出反对且无人提出异议。程序包括MyIPO审查、在商标公报公布(给予2个月异议期),以及在无异议的情况下注册。在注册紧迫性成为商业优先事项时,我们就加快审查的选项提供意见。
在其他国家(如英国、美国或新加坡)注册的商标不会赋予您在马来西亚的注册权利,知识产权保护具有地域性。然而,在马来西亚享有显著声誉的驰名商标,即使未在本地注册,也可依据2019年商标法令获得有限保护。我们就海外注册商标在马来西亚的地位及优先申请策略提供意见,以保护您在马来西亚的品牌。
如果您认为某商标是以恶意注册的,例如第三方明知您的在先使用及声誉而在马来西亚注册了您的品牌名称,您可以依据2019年商标法令以恶意为由申请宣告该注册无效。我们就无效程序,以及在注册商标持有人正积极使用该商标与您竞争或欺骗消费者时的紧急执法行动提供意见。
法院可判给:禁止被告继续侵权使用的禁制令;损害赔偿(对侵权造成损失的补偿),或由原告选择利润交出(要求被告交出侵权所得利润);交出并销毁侵权商品;以及讼费。侵权行为恶劣的,可判给额外损害赔偿。在刑事执法程序中,处罚包括罚款及监禁。

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无论您是要保护品牌免受侵权、抗辩商标申索,还是寻求在马来西亚注册商标, contact NZSK for practical and commercially focused trade mark legal advice. Contact us to arrange a consultation.

Consultation by appointment — Mont Kiara, Kuala Lumpur & Puchong, Selangor

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